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Before drafting the list of goods and services the following should be considered:

1. The Nice Classification

The Nice Classification is a system that allows all possible products to be classified in 45 classes. Each class is defined by a class heading, which is a summary for many – but not necessarily all – goods or services attributable to this class, and an alphabetical list containing pre-approved terms. It also provides guidance on how to classify products that are not pre-approved in its General Remarks and Explanatory Notes.

2. The Harmonised Database and TMclass

Within the structure created by the Nice Classification, the Harmonised Database was created. It contains more than 78,000 goods and services that are pre-approved by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) as well as all national IP Offices in the European Union (EU).

Via the TMclass portal (https://euipo.europa.eu/ec2/?lang=en) the Harmonised Database can be searched in all official languages of the EU as well as classification databases of international participating offices from Angola to India to the USA. In addition, the Madrid Goods & Service Manager of the WIPO (for International Registrations) can be accessed.

3. Territory

Almost every IP Office has its own classification database. Hence, it is relevant to know which territory a list of goods and services will be drafted for.

• For the EU or an EU Member State only: It is possible to work with the terms of the Harmonised Database. In Austria, for example, using only such terms means the Fast Track procedure can be used (see part 3 of our blog).
• If trademark protection is sought also for territories outside the EU, drafting the specification could become very complex, as the pre-approved terms of a variety of IP Offices need to be combined to avoid or at least limit expensive office actions based on the wording of the list of goods and services.

4. Is it possible to rely only on pre-approved terms?

Yes, if the mark is intended only to be used for a limited number of rather common goods and/or services and to be protected in just a few territories.

No, if

• the brand is planned to be rolled out in a variety of countries; this frequently already starts with a combination of EU and non-EU countries and gets more complicated if protection on several continents is required;
• the product is tech-driven or newly developed, in which case oftentimes no adequate generic name exists yet.

5. Anything else to think about?

Definitely. If the specification:

• is very broad, it invites conflicts that could have been avoided and is more expensive, as in most countries additional fees at the time of application and of renewal must be paid for each class;
• is very narrow, the trademark might not be sufficiently protected for relevant products, and additional applications may be required in case of rather minor product range extensions;
• is (technically) too specific, it might be rejected, as the public cannot understand for what products the mark is supposed to be protected;
• only includes general terms or contains an extensive list of very specific terms, problems are to be expected if use of the mark for the registered goods/services needs to be proven.

Additionally, in its decision T-794/21, MOULDPRO, the General Court of the European Union recently stated that it is the applicant's responsibility to ensure that the specification indeed protects the products that the applicant wanted to protect, even if the IP Office offered suggestions as to the classification and wording of the terms.

When preparing a trademark application, it is important to pay close attention to the wording of the list of goods and services. Only strategically worded specifications provide the best possible protection for your brands.

Schwieriger als man denkt! – Das Erstellen von Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen

Markeneintragungen schützen Marken für bestimmte Produkte. Diese sind im "Waren- und Dienstleistungsverzeichnis" oder der "Spezifikation" aufzulisten. Da die Spezifikation den Schutzumfang der Marke definiert, ist sie - neben dem zu schützenden Zeichen selbst - der wichtigste Teil der Anmeldung.

Vor der Erstellung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses sollten folgende Punkte beachtet werden:

1. Die Nizza-Klassifikation

Die Nizza-Klassifikation ist ein System das die Klassifikation aller denkbaren Produkte in 45 Klassen ermöglicht. Für jede Klasse gibt es eine Klassenüberschrift, die eine Zusammenfassung vieler - aber nicht unbedingt aller - dieser Klasse zuzuordnenden Waren oder Dienstleistungen enthält, sowie die alphabetische Liste mit vorab zugelassenen Begriffen. Darüber hinaus geben die Allgemeinen und Erläuternden Anmerkungen das System vor, nach dem die Klassifikation von Waren und Dienstleistungen, die nicht vorab zugelassen sind, vorzunehmen ist.

2. Die Harmonisierte Datenbank und TMclass

Die Harmonisierte Datenbank folgt der durch die Nizza-Klassifikation geschaffenen Struktur, enthält aber mehr als 78.000 Waren und Dienstleistungen, die vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) sowie von allen nationalen Markenämtern in der Europäischen Union (EU) als vorab zugelassen anerkannt werden.

Über das TMclass-Portal (https://euipo.europa.eu/ec2/?lang=de) kann nicht nur in der Harmonisierte Datenbank in allen Amtssprachen der EU gesucht werden, sondern auch auf die Klassifikationsdatenbanken weiterer teilnehmenden internationalen Ämter von Angola über Indien bis zu den USA sowie auf den "Madrid Goods & Service Manager" der WIPO (für Internationale Registrierungen) zugegriffen werden.

3. Territorien

Fast jedes Markenamt hat seine eigene Klassifikationsdatenbank. Daher ist es relevant für welches Gebiet ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erstellt werden soll.

• Für die EU oder einen EU-Mitgliedstaat: In diesem Fall könnte man mit den Begriffen der Harmonisierten Datenbank arbeiten. In Österreich z.B. erlaubt die Verwendung dieser Begriffe die Anwendung des Fast Track Verfahrens (siehe Teil 3 unseres Blogs).
• Soll eine Marke (auch) in Gebieten außerhalb der EU geschützt werden, kann die Erstellung der Spezifikation sehr komplex werden, da die von verschiedenen Markenämtern vorab zugelassenen Begriffe kombiniert werden müssen, um teure Beanstandungen aufgrund der Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zu vermeiden oder zumindest zu begrenzen.

4. Findet man mit den vorab zugelassenen Begriffen das Auslangen?

Ja - wenn die Marke nur für eine begrenzte Anzahl von eher üblichen Waren und/oder Dienstleistungen verwendet werden soll und nur in wenigen Gebieten (insb. innerhalb der EU) zu schützen ist.

Nein - wenn

• man plant, die Marke in einer Vielzahl von Ländern zu verwenden; das beginnt häufig schon mit einer Kombination aus EU- und Nicht-EU-Ländern und wird komplizierter, wenn Schutz auf mehreren Kontinenten erforderlich ist;
• es sich um ein komplexes technisches oder neu entwickeltes Produkt handelt, für das möglicherweise noch kein passender generischer Name existiert.

5. Gibt es sonst noch etwas zu bedenken?

Definitiv. Ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nämlich:

• sehr breit, ist das Risiko von Konflikten, die hätten vermieden werden können, hoch und auch die Kosten sind höher, da in den meisten Ländern für jede Klasse zusätzliche Gebühren (bei der Anmeldung und bei der Verlängerung) fällig werden;
• sehr schmal, dann ist die Marke möglicherweise nicht ausreichend für alle relevanten Produkte und Produktvarianten geschützt und bei einer geringfügigen Sortimentserweiterung könnten bereits zusätzliche Markenanmeldungen erforderlich werden;
• (technisch) zu spezifisch, kann das Verzeichnis beanstandet werden, da die Verkehrskreise nicht verstehen würden, für welche Produkte die Marke geschützt werden soll;
• nur aus allgemeinen Begriffen zusammengestellt oder enthält eine umfangreiche Liste sehr spezifischer Begriffe, sind Probleme zu erwarten, wenn die Benutzung der Marke für die eingetragenen Waren/Dienstleistungen nachgewiesen werden muss.

Darüber hinaus hat das Gericht der Europäischen Union in seiner Entscheidung T-794/21, MOULDPRO, vor kurzem klargestellt, dass der Anmelder dafür verantwortlich ist, dass das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis jene Produkte abdeckt, für die der Anmelder die Marke schützen möchte. Dies gilt auch dann, wenn das Markenamt Begriffe und deren Klassifikation vorgeschlagen hat.

Bei der Vorbereitung von Markenanmeldungen ist der Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses besonderes Augenmerk zu schenken. Nur strategisch formulierte Verzeichnisse bieten den bestmöglichen Schutz für Ihre Marken.

authors: Gudrun Irsa-Klingspiegl, Michael Woller