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A solution for those countries unaffected by the protection obstacle or conflict is the conversion of the EU trademark into national trademarks. The conversion request is submitted to the EUIPO (European Union Intellectual Property Office); the procedure itself is carried out by the national offices. The objective of the conversion is that the national trademark also enjoys the filing or priority date of the EU trademark. The converted national trademark then undergoes a separate application procedure in the respective member state; in Austria, for instance, an already registered EU trademark is immediately entered into the national register without a new examination for grounds of refusal, and there is also no possibility of opposition by third parties.

When can conversion be requested?

Conversion can be requested whenever an EU trademark has ceased to exist. This can occur during the application procedure, if the trademark owner voluntarily withdraws the application or if the Office finally rejects the application. However, the conversion request can also be filed after the successful registration of the trademark, if the EU trademark subsequently loses its effect (withdrawal or cancellation enforced by third parties).

How does the conversion take place?

After an EU trademark has ceased to exist, the trademark owner must actively submit an application for conversion of the EU trademark into national trademarks to the EUIPO. The request must be submitted to EUIPO with all relevant information in the first or second language of the application. In addition, the conversion fee (currently EUR 200, as of September 2023) must be paid. It's important to note that the application including payment of the fee, must be completed within a 3-month period after the loss of effect of the EU trademark - specific rules govern the beginning of this period, depending on the reason for the cancellation of the EU trademark or application.

If all requirements have been met, the EUIPO examines the conversion request, publishes it and informs the designated national offices (e.g., the Austrian Patent Office) accordingly.

Procedure at the Austrian Patent Office (ÖPA)

The converted trademark undergoes a new application procedure in Austria; application fees must also be paid again. After receipt of the conversion request, the Austrian Patent Office first sends a payment request for the application fees to the trademark owner or the representative designated in the application for Austria. If the list of goods and services of the EU trademark was not filed in German and the conversion is requested before the EU trademark has been entered into the register, a German translation of the goods and services must be submitted to the Austrian Patent Office within the set time limit – along with the proof of payment. If the EU trademark was already registered before the conversion, the translation of the list of goods and services into all official languages of the European Union was already carried out by the EUIPO when the trademark was registered, and the Austrian Patent Office receives the corresponding translation from the EUIPO.

After the formal requirements have been fulfilled, the Austrian Patent Office begins the examination of the trademark for obstacles to protection. However, if the EU trademark has already been registered, it is also registered in Austria without further examination for obstacles to protection and is not subject to the possibility of opposition by third parties.

And what about EU designations of International Re-registrations?

If an EU designation of an International Registration is legally refused or loses its effect for reasons independent of the basic trademark, conversion into national designations of the International Registration is also possible here. This process is called "opting back". Such a subsequent designation (but with the original priority of the EU trademark) within the International Registration has the great advantage that the conversion into designations of several member states takes place centrally via the Madrid System, and an intervention directly before a national office in the respective country is only required in case of a refusal of protection by a national office.

Probleme mit Unionsmarken? Eine Umwandlung könnte die Lösung sein!

Anders als bei nationalen Anmeldungen, die nur in einem einzigen Land geschützt sind, genießt die Unionsmarke Schutz in allen Mitgliedsstaaten der EU. Wenn jedoch in einem Mitgliedsstaat der EU ein Schutzhindernis besteht oder sich Inhaber von älteren Rechten auch nur eines Landes durch die Anmeldung gestört fühlen, ist aufgrund der einheitlichen Wirkung der Schutz für die gesamte Unionsmarke in Gefahr. Anmelder von Marken in der EU stehen also häufig vor einem Problem, wenn das EUIPO (Amt der Europäischen Union für Geistes Eigentum) den Schutz einer Marke aus absoluten oder relativen Gründen verweigert oder Dritte einen Widerspruch oder Löschungsantrag gegen die Marke einreichen.

Eine Lösung für jene Länder, die nicht von dem Schutzhindernis oder dem Konflikt betroffen sind, bietet daher die Umwandlung der Unionsmarke in nationale Marken. Der Umwandlungsantrag wird beim EUIPO gestellt; das Verfahren selbst wird von den nationalen Ämtern durchgeführt. Ziel der Umwandlung ist, dass die nationale Marke den Anmeldetag und somit die Priorität der Unionsmarke behält. Die umgewandelte nationale Marke durchläuft dann nochmals ein eigenes Anmeldeverfahren im betreffenden Mitgliedsstaat; in Österreich wird eine bereits eingetragen gewesene Unionsmarke allerdings ohne neuerliche Prüfung auf Schutzhindernisse sofort im nationalen Register eingetragen und es besteht auch keine Widerspruchsmöglichkeit Dritter.

Wann kann eine Umwandlung beantragt werden?

Die Umwandlung kann immer dann beantragt werden, wenn eine Unionsmarke aufgehört hat zu existieren. Das kann noch während des Anmeldeverfahrens sein, wenn der Markeninhaber die Anmeldung freiwillig zurücknimmt oder das EUIPO die Anmeldung rechtskräftig zurückweist. Der Umwandlungsantrag kann aber auch erst nach der erfolgreichen Eintragung der Marke gestellt werden, wenn die Unionsmarke nachträglich ihre Wirkung verliert (Verzicht oder von Dritten durchgesetzte Löschung).

Wie erfolgt die Umwandlung?

Nachdem eine Unionsmarke aufgehört hat zu existieren, muss der Markeninhaber aktiv einen Antrag auf Umwandlung der Unionsmarke in nationale Marken beim EUIPO stellen. Der Antrag muss alle relevanten Informationen in der Erst- oder Zweitsprache der Anmeldung enthalten. Zudem muss die Umwandlungsgebühr (derzeit EUR 200, Stand: September 2023) entrichtet werden. Dabei muss beachtet werden, dass der Antrag samt Gebührenzahlung innerhalb einer Frist von 3 Monaten erfolgt, nachdem die Unionsmarke ihre Wirkung verloren hat – für den Beginn dieser Frist gibt es besondere Vorschriften, je nachdem, aus welchem Grund die Unionmarke bzw deren Anmeldung untergegangen ist.

Wurden alle Erfordernisse erfüllt, prüft das EUIPO den Umwandlungsantrag, veröffentlicht ihn und informiert die benannten nationalen Ämter (zB das Österreichische Patentamt) entsprechend.

Ablauf beim Österreichischen Patentamt (ÖPA)

Die umgewandelte Marke durchläuft in Österreich ein erneutes Anmeldeverfahren; auch Anmeldegebühren sind erneut zu bezahlen. Nach Erhalt des Umwandlungsantrags schickt das ÖPA zunächst eine Zahlungsaufforderung der Anmeldegebühren an den Markeninhaber bzw den im Antrag für Österreich benannten Vertreter. Wurde das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Unionsmarke nicht auf Deutsch angemeldet und die Umwandlung vor Eintragung der Unionsmarke ins Register beantragt, muss dem ÖPA innerhalb der gesetzten Frist – neben dem Zahlungsnachweis – auch eine deutsche Übersetzung der Waren und Dienstleistungen vorlegt werden. War die Unionsmarke vor der Umwandlung schon registriert und wurde die Übersetzung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses in alle Amtssprachen der EU bereits bei der Registrierung der Marke vom EUIPO vorgenommen, erhält das ÖPA die entsprechende Übersetzung vom EUIPO.

Nach Erfüllung der Formerfordernisse beginnt das ÖPA mit der Prüfung der Marke auf Schutzhindernisse; war die Unionsmarke allerdings bereits eingetragen, so wird sie in Österreich ohne weitere Prüfung auf Schutzhindernisse eingetragen und unterliegt auch nicht der Widerspruchsmöglichkeit Dritter.

Und was ist mit EU-Benennungen von Internationalen Registrierungen?

Wird die EU-Benennung einer Internationalen Registrierung rechtskräftig zurückgewiesen oder verliert ihre Wirkung aus Gründen, die unabhängig von der Basismarke sind, ist auch hier die Umwandlung in nationale Benennungen der Internationalen Registrierung möglich. Dieser Vorgang wird "opting back" genannt. Eine solche nachträgliche Benennung (jedoch mit der ursprünglichen Priorität der Unionsmarke) innerhalb der Internationalen Registrierung hat den großen Vorteil, dass die Umwandlung in Benennungen mehrerer Mitgliedsstaaten zentral über das Madrider System erfolgt und nur bei einer Schutzverweigerung durch ein nationales Amt ein Einschreiten direkt vor dem Amt im jeweiligen Land erforderlich wird.

authors: Kerstin Wiesegger, Christian Schumacher