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In Austria and the EU, the trademark can be invalidated and lose enforceability if genuine use hasn’t occurred for 5 years. Please be aware of the following points regarding the utilisation and documentation of your trademark’s use:

1. Proof of use could become relevant in the following scenarios:

• If proof of use is required during trademark application or renewal process (this is not the case in Austria or the EU)
• Cancellation request by third parties due to non-use
• Legal actions against third parties based on a trademark registration after expiry of the grace period
• Proving enhanced distinctiveness or reputation of the trademark due to extensive use
• Proving acquired distinctiveness due to extensive use

In practice, it may also become necessary to prove the use of the trademark in periods far in the past.

2. The use of the trademark in commerce should meet the following criteria:

• The trademark must be used as registered – minor deviations are generally acceptable as long as they do not negatively affect the mark's distinctiveness (particularly in the case of graphic designs of word and device marks, there may be some leeway).
• The trademark must be genuinely used to maintain or establish a market share for the goods or services protected by the mark. Genuine use does not include symbolic use for the sole purpose of preserving the rights granted by the mark.

3. Creating a "Usage Archive":

As it is typically very challenging and costly to put together proof of use within a short timeframe, especially to provide evidence on how a trademark was used many years ago, we recommend systematically storing/saving documents related to trademark use in order to be able to provide evidence of use at any given time "at a push of a button". The following documentation should be stored/saved:

• Product packaging + information regarding sales figures, sales territories and sales periods.
• Advertising material + information regarding addresses, places and extent of distribution, and the distribution period.
• Information on advertising campaigns (such as media plans and campaign reports, including representations of the advertising materials, subjects, commercials, etc.).
• Screenshots or printouts of the website + visitor statistics.
• Screenshots or printouts of social media profiles + numbers of subscribers, followers, etc.
• Information on sales numbers, market shares, advertising costs.
• Market surveys (as conducted, for example, for marketing purposes).

Documenting the use of your trademark can be vital for the continued existence of the registration and for its successful enforcement or defence. Therefore, we strongly recommend creating an archive of use.

Warum ist es wichtig, die Benutzung meiner Marke zu dokumentieren?

Sie sind stolzer Inhaber einer Markeneintragung? – Bitte bedenken Sie, dass die Eintragung alleine mitunter nicht ausreicht, um Schutz zu gewährleisten. In den meisten Jurisdiktionen muss nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne die Nutzung der eingetragenen Marke für die von der Eintragung umfassten Waren/Dienstleistungen aktiv nachgewiesen werden oder zumindest im Bestreitungsfall nachgewiesen werden können.  Ansonsten riskieren Sie die teilweise bzw sogar gänzliche Löschung Ihrer Markeneintragung aus dem Markenregister. In Österreich und in der EU kann die Marke gelöscht bzw nicht durchgesetzt werden, wenn sie fünf Jahre nicht ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt wurde. Bei der Benutzung und der Dokumentation der Benutzung Ihrer Marke gilt es, folgende Punkte zu beachten:

1. In folgenden Fällen könnte ein Benutzungsnachweis relevant werden:

• Falls im Zuge der Markenanmeldung oder -erneuerung die Nutzung nachgewiesen werden muss (das ist in Österreich und in der EU nicht der Fall)
• Löschungsantrag durch Dritte wegen Nichtbenutzung
• Vorgehen gegen Dritte aus einer Markeneintragung, deren Benutzungsschonfrist abgelaufen ist
• Nachweis der gesteigerten Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit der Marke aufgrund umfassender Nutzung
• Nachweis der Verkehrsgeltung aufgrund umfassender Nutzung

In der Praxis kann es mitunter auch notwendig werden, die Nutzung der Marke in weit zurückliegenden Zeiträumen nachzuweisen.

2. Die Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr sollte folgende Kriterien erfüllen:

• Die Marke muss wie eingetragen benutzt werden – leichte Abweichungen sind meistens akzeptabel, solange die Unterscheidungskraft dadurch nicht beeinträchtigt wird (insbesondere bei grafischen Gestaltungen von Wort-Bildmarken gibt es mitunter gewisse Spielräume).
• Die Marke muss ernsthaft benutzt werden zum Zwecke Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen. Nicht umfasst ist eine bloß symbolische Benutzung (Scheinbenutzung), die ausschließlich der Erhaltung des Markenrechts dient.

3. Anlegen eines "Benutzungsarchivs":

Da es erfahrungsgemäß sehr schwierig und aufwändig sein kann, in kurzer Zeit einen Benutzungsnachweis "auf die Beine zu stellen" und insbesondere nachzuweisen, wie eine Marke vor vielen Jahren benutzt wurde, empfiehlt es sich, Dokumente zur Benutzung systematisch abzulegen bzw zu speichern, um jederzeit (quasi "auf Knopfdruck") die Benutzung der Marke nachweisen zu können. Folgendes sollte systematisch abgelegt/gespeichert werden:

• Produktverpackungen + Verkaufszahlen, Verkaufsgebiet und -zeitraum.
• Werbematerial + Information zu Adressdaten, Ort und Umfang der Verbreitung und Verbreitungszeit.
• Informationen zu Werbekampagnen (zB Mediaplänen und Kampagnenberichte samt Abbildung der eingesetzten Werbematerialien, -sujets, -spots, etc.).
• Screenshots oder Ausdrucke der Webseite + Aufrufzahlen.
• Screenshots oder Ausdrucke von Social Media Profilen + Information zu Abonnenten, Followern, etc.
• Informationen über Verkaufszahlen, Marktanteile, Werbeausgaben.
• Verkehrsumfragen (wie sie etwa für Marketingzwecke gemacht werden).

Die Dokumentation der Benutzung einer Marke kann entscheidend sein für das Weiterbestehen der Marke bzw die erfolgreiche Durchsetzung oder Verteidigung. Wir empfehlen daher nachdrücklich das Anlegen eines Benutzungsarchivs.